[AZA 1/2]

4C.179/2000/rnd

I. ZIVILABTEILUNG

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7. Februar 2001

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter,

Präsident, Klett, Nyffeler und Gerichtsschreiber Huguenin.

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In Sachen

Adivan High-Tech AG, Leuholz 17, 8855 Wangen, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich, Bleicherweg 58, Postfach, 8027 Zürich,

gegen

1. OMD Productions AG, Postfach, 8253 Diessenhofen,

2. Adcom Trade AG, Ruessenstrasse 5, 6340 Baar, Beklagte und Berufungsbeklagte, beide vertreten durch Fürsprecher Jürg Müller, Münstergasse 38, 3011 Bern,

betreffend

Patent, hat sich ergeben:

A.- Die Adivan High-Tech AG reichte am 30. Dezember 1998 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die OMD Productions AG und die Adcom Trade AG eine Klage mit folgenden Anträgen ein:

"1. Es sei den Beklagten unter Androhung der Bestrafung

ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im

Widerhandlungsfalle zu untersagen,

Visitenkarten aus Kunststoff mit einer bedruckten Oberseite

und einer Unterseite mit durch ein Compactdisc- Laufwerk abtastbaren Daten, die auf der Unterseite eine

kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser

zwischen 80 und 81 mm aufweisen,

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in

Verkehr zu setzen.

2. Die Beklagten seien zu verpflichten, der Klägerin über

ihre bisherigen Verkäufe von Visitenkarten gemäss dem

Rechtsbegehren 1 Auskunft zu geben, und zwar durch eine

schriftliche Aufstellung, aus der die Anzahl der verkauften

Visitenkarten hervorgeht, aufgeschlüsselt nach

einzelnen Lieferungen, Abnehmern, Lieferzeiten und Preisen,

sowie die variablen Stückkosten der Produktion und

des Vertriebs der Visitenkarten.

3. Die Beklagten seien zu verpflichten, der Klägerin den

höheren der zwei folgenden Beträge zu zahlen:

3.1 Gewinn der Beklagten aus dem Verkauf der Visitenkarten

gemäss dem Rechtsbegehren 1., berechnet aus der Summe

ihrer Verkaufserlöse gemäss dem Ergebnis der Auskunft

(Klagebegehren 2.) und des Beweisverfahrens, abzüglich

der Summe der Gestehungskosten;

3.210 % der gesamten Umsätze (Verkaufserlöse) der Beklagten

mit Visitenkarten gemäss dem Klagebegehren 1., ermittelt

gemäss dem Ergebnis der Auskunft (Klagebegehren 2.) und

des Beweisverfahrens;

je zuzüglich 5 % seit dem Zeitpunkt der Erlöse. (...)"

Die Klägerin stützte die Klage auf das am 25. Juni 1997 angemeldete und am 15. Juli 1998 erteilte Patent CH 688 996 betreffend eine Visitenkarte, die in ein CD-Laufwerk eingelegt und gelesen werden kann. Der Patentanspruch 1 dieses Patentes wurde mit am 10. September 1999 eingereichter Teilverzichts-Erklärung eingeschränkt, die abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 wurden beibehalten. Die Klägerin macht geltend, die von den Beklagten vertriebenen Visitenkarten verletzten das Patent CH 688 996.

Mit Urteil vom 12. Januar 2000 wies das Handelsgericht die Klage ab. Zur Begründung führte es aus, dass die Klage aus dreifachem Grunde abzuweisen sei. Erstens habe das Rechtsbegehren 1 eine Verletzungsform zum Gegenstand, welche die Beklagten nicht herstellten. Zweitens sei der Patentanspruch 1 nichtig, weil der Teilverzicht vom 10. September 1999 eine unzulässige Erweiterung darstelle. Schliesslich sei der Patentanspruch 1 und damit auch das Patent als Ganzes wegen fehlender Neuheit nichtig.

Auf eine gegen dieses Urteil eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin trat das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 30. Oktober 2000 nicht ein.

B.- Die Klägerin hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung beim Bundesgericht angefochten. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

"1. Die Artikel 1, 3 und 4 des Dispositivs des Urteils

des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. De- zember 1997 [recte: 12. Januar 2000] seien aufzuheben.

2. Die Klage sei mit den Rechtsbegehren 1 und 2 gutzu- heissen und zur Entscheidung über das Rechtsbegeh- ren 3 an das Handelsgericht zurückzuweisen.

2.1 Eventuell sei über die Fragen

2.1.1 ob dem Rechtsbegehren 1 der Klage unter Berücksichtigung

des eingereichten Verletzungsgegenstandes

(act. 3/1) zu entnehmen ist, dass es sich auf eine

Visitenkarte aus Kunststoff mit der für eine funk- tionsfähige Compact Disk nötigen Dicke zwischen

der Reflexionsschicht und der Unterseite richtet;

2.1.2 ob es für den fachmännischen Leser der Patentschrift

(act. 3/3) aus der Figur 2 und der Beschreibung klar

ersichtlich sei, dass die "Mittel" am Zentrierabsatz

für Mini-CD der Laufwerkschublade zum Anliegen kom- men, und ob dies als für die Erfindung wesentliches

Merkmal erkennbar sei;

2.1.3 ob sich die Merkmale "im Format einer üblichen Visi- tenkarte" und "an ihrer Unterseite" für den fachmän- nischen Leser der Patentschrift aus dem Dokument

(act. 3/1) ergeben und ob für die Fachperson klar

ist, dass die Präzisierung "im Format einer üblichen

Visitenkarte" nach "Visitenkarte aus Kunststoff" und

die Präzisierung "an ihrer Unterseite" nach "dass

die Karte" in den Patentanspruch in der aktuellen

Fassung (act. 18/1) einzusetzen ist;

2.1.4 ob der CD-Visitenkarte der Beklagten (act. 3/1) die

kreisförmige verdickte Partie an der Unterseite mit

einem Durchmesser von 80-81 mm im Hinblick auf die

Funktion, am Zentrierabsatz für Mini-CD einer CD- Laufwerkschublade anzuliegen, ein Äquivalent der

kreisförmig angeordneten Zentriernocken (13) des

Patentanspruchs 2 und der Figur 1 sind;

2.1.5 ob der ganze Informationsgehalt der Patentschrift

(act. 3/3) es nicht ausschliesst, dass der sachliche

Gegenstand des Patents auch eine Mini-CD (rund,

Durchmesser 80 mm) sein könnte.

durch das Bundesgericht ein Gutachten einzuholen.

3. Die Gerichtskosten der ersten Instanz seien den

Beklagten aufzuerlegen, und die Beklagten seien zu

verpflichten, der Klägerin eine Prozessentschädigung

zu zahlen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der

Beklagten.. "

Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen. Eine derartige Überprüfung rechtfertigt sich jedoch nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich sind oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder bereits der im kantonalen Verfahren beigezogene Sachverständige von falschen Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sonstwie die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat (BGE vom 9. Dezember 1998, E. 2a, abgedruckt in sic! 1999 294; BGE vom 17. November 1989, E. 2a, abgedruckt in SMI 1990, 133 ff.). Solche Zweifel beim Bundesgericht zu wecken, ist Sache der Partei, welche den technischen Sachverhalt überprüft haben will. Im Übrigen lässt das Bundesgericht neue Tatsachen oder Beweismittel gemäss Art. 67 Ziff. 2 OG nur zu, wenn der Partei, die sie behauptet, nicht vorzuwerfen ist, sie hätte sich bei sorgfältiger Prozessführung bereits im kantonalen Verfahren darauf berufen können (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314; 98 II 325 E. 3a).

Die Klägerin beantragt mit dem Berufungsantrag Ziffer 2.1, das Bundesgericht habe eventuell ein Gutachten zu bestimmten Fragen einzuholen. Sie ersucht sodann auch in der Berufungsbegründung um Einholung eines Gutachtens in Bezug auf die Fragen der Zulässigkeit des Teilverzichts bzw. weiterer Einschränkungen des Patentes sowie der Neuheit der Erfindung.

Die Klägerin weist jedoch weder nach, dass sie die entsprechenden Vorbringen schon im kantonalen Verfahren formgerecht und rechtzeitig in den Prozess eingeführt hat, noch versucht sie in der Begründung ernsthafte Zweifel an den im Zusammenhang mit Art. 67 OG allein in Frage stehenden Feststellungen über die technischen Verhältnisse zu wecken.

Den Anträgen der Klägerin auf Einholung eines Gutachtens kann deshalb nicht stattgegeben werden.

2.- Nach dem angefochtenen Urteil beschreibt die Verletzungshandlung gemäss Klagebegehren Ziffer 1 eine nicht funktionsfähige Ausführung einer CD-Visitenkarte, welche die Beklagten nicht herstellten und auch nicht herzustellen drohten, was zur Abweisung der Klage führe. Dazu hält das Handelsgericht in technischer Hinsicht fest, dass eine CD oder Mini-CD ein bestimmtes Format aufweisen muss, damit sie abgespielt werden kann. Dazu gehört, dass die metallisierte Signalebene zusammen mit der darunterliegenden Kunststoffschicht im zu lesenden Bereich 1,2 mm (+- 0,1 mm) stark ist, ansonsten sie nicht funktionsfähig ist.

Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe das Klagebegehren falsch, gegen Treu und Glauben ausgelegt.

a) Mit der Berufung kann gerügt werden, es seien Vorschriften des Bundesrechts verletzt worden. Zur Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte oder des kantonalen Rechtes steht die Berufung dagegen nicht zur Verfügung (Art. 43 Abs. 1 und 55 Abs. 1 lit. c OG). Soweit sich die Klägerin auf kantonale Prozessnormen beruft, ist sie im vorliegenden Verfahren nicht zu hören. Zu beachten ist freilich, dass die vom kantonalen Recht geregelten formellen Anforderungen an ein Klagebegehren die Anwendung und Durchsetzung des Bundesrechts nicht vereiteln dürfen (BGE 123 III 213 E. 5b S. 218). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn kantonale Verfahrensvorschriften Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit von Klagebegehren stellen, welche darauf abzielen, dass der Klageantrag bei Gutheissung zum Urteil erhoben werden kann (vgl. BGE 116 II 215 E. 4a S. 219). Denn sowohl die Vollstreckung wie auch der Entscheid über die Frage, inwieweit dem entsprechenden Urteil nach Bundesrecht materielle Rechtskraft zukommt, werden durch derartige Vorschriften erleichtert (vgl. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,

6. Auflage, S. 190 N. 5a). Mit dem prozessualen Erfordernis bestimmter Rechtsbegehren wird daher das Bundesrecht nicht vereitelt, sondern im Gegenteil dessen Durchsetzung gefördert. Festzuhalten ist schliesslich, dass Rechtsbegehren nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen sind, wobei die Anwendung dieses Grundsatzes durch die Vorinstanz in einem Prozess, der einen bundesrechtlichen Anspruch betrifft, vom Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüft werden kann.

b) Das Handelsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass das Klagebegehren Ziffer 1 mit der Formulierung "die auf der Unterseite eine kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser zwischen 80 und 81 mm aufweisen" nach objektivem Verständnis auf CD-Visitenkarten abzielt, die an der beschriebenen Stelle gegenüber einer handelsüblichen Mini-CD verdickt sind. Der Berichtigung der Klägerin, wonach je nach Ausgangsposition eine verdickte Partie auch eine verdünnte Partie sei und der Patentanspruch 1 von einer Visitenkarte aus Kunststoff - und nicht einer Mini-CD - ausgehe, hielt die Vorinstanz entgegen, sie stehe im Widerspruch zur Klagebegründung. Die Klägerin habe nämlich in der Klagebegründung das Merkmal des Patentanspruchs 2 erläutert und sei in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die verdickte Scheibe bei der Visitenkarte der Beklagten ausserhalb der "ursprünglichen" CD liege, dieser gegenüber also verdickt sei. Das Handelsgericht folgert daraus, die Klägerin habe das Rechtsbegehren gemäss ihrem in der Klagebegründung zum Ausdruck gebrachten Verständnis der beklagtischen Visitenkarten-CD formuliert, und dieses Verständnis habe genau dem entsprochen, was objektiv dem Rechtsbegehren zu entnehmen sei.

c) Der patentrechtliche Verletzungsprozess gründet auf der Rechtsbehauptung, ein bestimmtes Verhalten greife in den Schutzbereich des Klagepatents ein. Das darüber ergehende Urteil beschränkt sich auf eine vergleichende Beurteilung jener Erfindungselemente, die nach den Vorbringen der klagenden Partei widerrechtlich benutzt werden. Zudem bezieht sich das die Klage gutheissende Urteil allein auf die dem Gericht zur Beurteilung unterbreiteten Handlungen, die besondere Art der Benützung der Erfindung, nicht dagegen auf den Schutzbereich des Patentes insgesamt (BGE 121 III 474 E. 4b). Mit der Unterlassungsklage muss deshalb genau angegeben werden, was der beklagten Partei verboten werden soll (BGE 107 II 82 E. 2b S. 86; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR Band I/2, 2. Auflage, S. 80 f.). Da die Rechtsbegehren und die darüber ergehenden Urteile auch für Vollstreckungsbehörden sowie Gerichte, welche später über die Rechtskraft zu entscheiden haben, verständlich sein müssen, sind die Rechtsbegehren so zu formulieren, dass die beanstandete Verletzungshandlung aus dem Begehren selbst hervorgeht. Patentrechtliche Verfahren weisen freilich die Besonderheit auf, dass technische Kenntnisse erforderlich sind, um zu verstehen, was Streitgegenstand bildet. Das ist auch bei der Auslegung der Rechtsbegehren zu berücksichtigen, wobei aber im Regelfall nur auf Informationen abgestellt werden darf, welche der Allgemeinheit ohne weiteres zugänglich sind. Im vorliegenden Fall geht es dabei um Grösse, äusserliche Beschaffenheit und Funktionsweise von CD bzw. Mini-CD. Ausgeschlossen ist dagegen das Abstellen auf eine im Verfahren eingereichte Klagebeilage, wie dies die Klägerin in der Berufungsbegründung tut. Im Übrigen ergibt sich aus dem von ihr zitierten BGE 105 II 149 E. 2a nichts Anderes. Dort wird vielmehr klargestellt, dass die Klagebegehren zur Beurteilung der Rechtskraft objektiv nach Treu und Glauben auszulegen sind und der subjektive Parteiwille nicht massgebend ist.

d) Die Klägerin vermag nicht ernsthaft in Frage zu stellen, dass das Klagebegehren Ziffer 1 bei objektivem Verständnis eine Visitenkarte bzw. eine als solche dienende CD beschreibt, die auf der für die Lesbarkeit massgebenden Unterseite verglichen mit einer handelsüblichen CD eine Verdickung aufweist. Aus der Formulierung des Klagebegehrens ergibt sich einerseits, dass die Visitenkarte eine bedruckte Oberseite und eine "Unterseite mit durch ein Compactdisc-Laufwerk abtastbaren Daten" hat und dass sie anderseits "auf der Unterseite eine kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser zwischen 80 und 81 mm" aufweist. Dem ersten Teil des Textes lässt sich entnehmen, dass es sich um eine handelsübliche CD handeln muss, und zwar wegen des Visitenkarten-Formats allenfalls um eine Mini-CD. Wenn nun anschliessend davon die Rede ist, dass diese CD auf der Unterseite eine kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser von rund 8 cm habe, wird damit nach objektivem Verständnis die Vorstellung erweckt, dass die CD auf der für die elektronische Lesbarkeit massgebenden Unterseite auf einer kreisförmigen Fläche, welche einen beträchtlichen oder den ganzen Teil der CD ausfüllt, eine Verdickung aufweist.

Dass eine solche CD bzw. Visitenkarte wegen der Verdickung nicht abspielbar ist, hat keinen entscheidenden Einfluss auf die Auslegung des Rechtsbegehrens. Dabei handelt es sich vielmehr um eine Beurteilung nach anderen, nicht der Auslegung des Rechtsbegehrens, sondern dessen Begründetheit zugehörigen Kriterien. Diese beiden Vorgänge werden nicht nur in patentrechtlichen Prozessen, sondern ganz allgemein in allen Prozess voneinander unterschieden. Ein rechtlicher Mangel der Klage darf vom Gericht nicht dadurch beseitigt werden, dass es das Rechtsbegehren entsprechend auslegt bzw. korrigiert, selbst wenn der Mangel bereits am Anfang des Prozesses erkennbar ist. Die Auslegung des Handelsgerichts verstösst demnach nicht gegen Bundesrecht.

Unerheblich ist dagegen, ob die Klägerin das Rechtsbegehren Ziffer 1 selbst auch im erwähnten Sinn verstanden hat, was das Handelsgericht aus einer bestimmten Stelle der Klageschrift ableiten will. Massgebend ist hier - wie bereits mehrmals festgehalten - die objektive Auslegung und nicht das subjektive Verständnis einer der am Prozess beteiligten Parteien. Es erübrigt sich deshalb, auf die Einwände einzugehen, welche mit der Berufung gegen diesen Teil der Begründung des angefochtenen Urteils erhoben werden.

e) Schliesslich macht die Klägerin beiläufig geltend, die Vorinstanz hätte auf die Klage nicht eintreten dürfen, wenn sie das Rechtsschutzinteresse verneine. Die Klägerin begründet indessen nicht, inwiefern sie Bundesrecht für den Fall als verletzt erachtet, dass die Vorinstanz das Klagebegehren Ziffer 1 bundesrechtskonform ausgelegt hat.

Die Berufung äussert sich namentlich nicht zur Folgerung der Vorinstanz, wonach die Klägerin den Beklagten Handlungen verbieten lassen will, welche diese nicht begangen haben und auch nicht zu begehen drohen. Mangels ausreichender Berufungsbegründung ist das angefochtene Urteil in diesen Punkten nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 116 II 745 E. 3 S. 349 mit Hinweisen). Damit braucht auch zu den weiteren Erwägungen des Handelsgerichts nicht Stellung genommen werden, mit welchen dieses die von den Beklagten erhobene Einrede der Patentnichtigkeit für begründet erklärt hat.

3.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG).

Diese hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 12. Januar 2000 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 9'000.-- wird der Klägerin auferlegt.

3.- Die Klägerin hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 10'000.-- zu entschädigen.

4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

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Lausanne, 7. Februar 2001

Im Namen der I. Zivilabteilung

des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber: