[AZA 0/2]

4C.369/1999/rnd

I. ZIVILABTEILUNG

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11. April 2001

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident, Klett, Nyffeler und Gerichtsschreiber Huguenin.

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In Sachen

1. A.________ AG,

2. B.________ GmbH,

Klägerinnen und Berufungsklägerinnen, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lucas David, Münstergasse 2, Postfach 4081, 8022 Zürich,

gegen

1. C.________ AG,

2. D.________,

Beklagte und Berufungsbeklagte, beide vertreten durch RechtsanwaltDr. MathisBerger, Wehrenbachhalde4, 8053Zürich,

betreffend UWG, hat sich ergeben:

A.- Die in der Schweiz ansässige A.________ AG (Klägerin 1) und die seit 1984 bestehende B.________ GmbH (Klägerin 2) vertreiben Spezialschmiermittel mit der Bezeichnung "X.________". Die Klägerin 1 wurde am 25. Juni 1980 gegründet und verfolgte ursprünglich einen anderen Gesellschaftszweck. Am 19. November 1993 wurde im Handelsregister als neuer Zweck die Herstellung, Entwicklung und der Verkauf von chemisch-technischen Produkten - hauptsächlich von Spezialschmierstoffen - für die Industrie eingetragen.

Die A.________ AG und die B.________ GmbH klagten im August 1996 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die C.________ AG für Schmiertechnik mit Sitz in Zürich und D.________ mit der Begründung, die Beklagten hätten ihre Produktepalette übernommen oder nachgeahmt und würden versuchen, sie mit unlauteren Mitteln vom schweizerischen Markt zu verdrängen. Die Klagebegehren lauteten auf Erlass eines Verbotes der Herstellung und Verbreitung bestimmter Schmiermittel, auf Rückgabe von Geschäftsunterlagen sowie Zahlung von Schadenersatz, eventualiter auf Herausgabe der unrechtmässig erzielten Gewinne sowie Schadenersatz und Genugtuung.

Mit Urteil vom 18. August 1999 wies das Handelsgericht die Klagen ab, soweit es auf sie eintrat. Eine kantonale

Nichtigkeitsbeschwerde der Kläger hiess das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 29. Oktober 2000 teilweise gut, hob den angefochtenen Entscheid in Bezug auf die Parteikosten auf und nahm eine andere Verteilung dieser Kosten vor; im Übrigen wies es die Nichtigkeitsbeschwerde ab.

Die B.________ GmbH focht das Urteil des Handelsgerichts auch mit zivilrechtlicher Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht an, auf welche dieses mit Urteil vom heutigen Tag nicht eingetreten ist.

B.- Die A.________ AG und die B.________ GmbH haben gegen das Urteil des Handelsgerichts zudem Berufung eingelegt.

Sie stellen folgende Anträge:

"Das Urteil der Vorinstanz vom 18. August 1999 sei aufzuheben und es sei

1.den Beklagten und Berufungsbeklagten zu verbieten, die nachfolgenden Produkte herzustellen, herstellen zu lassen, zu vertreiben, vertreiben zu lassen oder sonstwie in Verkehr zu bringen:

- Patelub 1200 (Montage-/Trennpaste),

- Headlub 1200 MB (Schienenkopfbehandlungsmittel).

- Raillub 1500 B (Spurkranzschmiermittel),

- Raillub 1600 B (Spurkranzschmiermittel),

- BSS (Sevicespray für Scheiben- und Trommelbremsen),

- Syntlub 2000 B (Universalschmiermittel für Ketten und Seile),

- Syntlub 2000 K (Universalschmiermittel für Ketten und Seile),

- Syntlub 2010 (Hochtemperaturschmiermittel),

- Syntlub 2020 (Hochtemperaturschmiermittel),

- Syntlub 2030 (Hochtemperaturschmiermittel),

- Syntlub 4000 (Weichenschmiermittel);

2.den Beklagten und Berufungsbeklagten zu verbieten, Schmierstoffe mit den nachfolgenden Bezeichnungen herzustellen, herstellen zu lassen, zu vertreiben, vertreiben zu lassen oder sonstwie in Verkehr zu bringen:

a)Schmierpaste mit der Bezeichnung "1200", mit oder ohne die Zusätze "Montagepaste" oder "Trennpaste";

b)Schienenkopfbehandlungsmittel mit der Bezeichnung "1200 MB";

c)Spurkranzschmiermittel mit der Bezeichnung "1500 B"; d)Spur- und Zahnkranzschmiermittel mit der Bezeichnung "1600 B";

e)Universalschmiermittel mit der Bezeichnung "2000 B" oder "2000 K", mit oder ohne den Zusatz "Universalschmiermittel";

f)Hochtemperaturschmiermittel mit oder (recte: der) Bezeichnung "2010", oder "2020", oder 2030", mit oder ohne den Zusatz "Hochtemperaturschmiermittel";

g)Weichenschmiermittel mit der Bezeichnung "4000";

3.Die Sache im übrigen an die Vorinstanz zur Festlegung von Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Genugtuung zurückzuweisen; "

Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Mit der Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer Verletzung des Bundesrechts (Art. 43 Abs. 1 OG). Die Anwendung kantonalen Rechts kann mit der Berufung nicht in Frage gestellt werden. Sodann ist das Bundesgericht unter Vorbehalt offensichtlicher Versehen und der Missachtung bundesrechtlicher Beweisvorschriften an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden (Art. 43 Abs. 3 und 63 Abs. 2 OG). Entsprechende Rügen müssen gehörig begründet werden (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG), ansonsten sind sie unbeachtlich.

a) Die Klägerinnen rügen als offensichtliches Versehen, dass die Vorinstanz bei der Beurteilung der Akivlegitimation der Klägerin 2 angenommen habe, die Klägerinnen hätten im kantonalen Verfahren nicht substanziiert, wann und wie die Klägerin 2 in der Schweiz tätig geworden sei. Die Klägerinnen berufen sich dabei auf ihre Behauptungen auf den Seiten 36, 80 und 125 der Replikschrift an das Handelsgericht. Im angefochtenen Urteil nimmt das Handelsgericht im Zusammenhang mit der Frage der Aktivlegitimation der Klägerin 2 ausdrücklich Bezug auf die Seiten 36 und 125 der Replikschrift (Urteil S. 143 erster Abschnitt in fine). Ein Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG liegt insofern nicht vor (vgl. BGE 104 II 68 E. 3b S. 74). Dass sich aus der vom Handelsgericht nicht erwähnten Seite 80 mehr oder anderes als aus den Seiten 36 und 125 ergibt, behaupten die Klägerinnen nicht. Ihre Rüge eines offensichtlichen Versehens erweist sich damit als unbegründet.

b) Kantonale Prozessvorschriften sollen der Durchsetzung des Bundesrechts dienen. Den Kantonen ist daher verwehrt, Vorschriften zu erlassen, welche die Verwirklichung des Bundesrechts verunmöglichen oder seinem Sinn und Geist widersprechen (BGE 115 II 129 E. 5a S. 131). Dagegen sind die Kantone zum Erlass von Normen befugt, die ein geordnetes Verfahren gewährleisten (BGE 113 Ia 309 E. 3b S. 312). Wenn daher das materielle Bundesrecht verlangt, dass Sachvorbringen einer Partei beachtet werden müssen, sofern sie für eine Beurteilung nach den Normen des Bundesrechts ausreichen, ist es dem kantonalen Recht überlassen, für die entsprechenden Tatsachenvorbringen Formen und Fristen aufzustellen. Das kantonale Prozessrecht kann namentlich bestimmen, ob eine Ergänzung der Sachvorbringen im Beweisverfahren zulässig ist oder ob bereits die Behauptungen so konkret und detailliert sein müssen, dass das Beweisverfahren allein noch ihrer Überprüfung dient (BGE 108 II 337 E. 3 S. 341 f.).

Die Klägerinnen rügen eine Verletzung kantonalen Rechts, wenn sie beanstanden, das Handelsgericht habe die Unterscheidung zwischen Behauptungs- und Beweisverfahren verwischt. Darauf ist nicht einzutreten. Anzumerken ist allerdings, dass fraglich erscheint, ob die Vorinstanz der dienenden Funktion des kantonalen Prozessrechts hinreichend Rechnung getragen hat, als sie von den Klägerinnen Erklärungen darüber verlangte, "wer was wann wo im einzelnen gemacht habe", wobei die Klägerinnen "keine Passivkonstruktionen zu verwenden, sondern die handelnden natürlichen Personen mit Vor- und Familiennamen im einzelnen zu bezeichnen" hätten, "was auch gelte, wenn eine natürliche Person für eine juristische Person gehandelt habe"; zudem hätten die Klägerinnen "Ort und Datum jeder einzelnen Handlung [...] genau anzugeben, die Produkte [...] je einzeln zu bezeichnen und bei der Darstellung des Sachverhaltes [...] weder Sammelbegriffe noch Rechtsbegriffe noch Abstraktionen zu verwenden". Für die bundesrechtlich zu beurteilende Frage der Aktivlegitimation wäre hinreichend gewesen darzulegen, welche schweizerischen Abnehmer die Klägerin 2 in der Zeit bis Juli 1992 und dann weiter bis zur Zweckänderung der Klägerin 1 mit welchen Produkten beliefert hat. Den Feststellungen im angefochtenen Urteil ist indessen nicht zu entnehmen, dass die Klägerinnen entsprechende Sachbehauptungen form- und fristgerecht in den

Prozess eingeführt hätten. Es fehlt somit auch unter dem Aspekt des Bundesrechts an einer ausreichenden Substanziierung.

2.- Die Klägerinnen haben ihre Verbotsbegehren im Berufungsverfahren vor Bundesgericht eingeschränkt. Sie beantragen nun (vgl. vorn lit. B), den Beklagten die Herstellung und den Vertrieb von elf namentlich bezeichneten Produkten sowie von sieben - ebenfalls von der Bezeichnung her definierten - Schmiermitteln zu verbieten. Sie beanspruchen wettbewerbsrechtlichen Schutz und rügen in diesem Zusammenhang sinngemäss eine Verletzung von Art. 9 UWG durch die Vorinstanz.

a) Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG ist klageberechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Er kann dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a), eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b) und die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt (lit. c). Zentrale Voraussetzung der Klageberechtigung ist eine Beeinträchtigung in eigenen wirtschaftlichen Interessen (BGE 123 III 395 E. 2a S. 399). Direkt betroffen und damit verletzt ist bei konkurrenzwirksamen Sachverhalten, wie sie vorliegend zu beurteilen sind, ein bestimmter Mitbewerber (vgl. David, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, S. 58). Die Aktivlegitimation nach Art. 9 UWG ist nicht an eine direkte Konkurrenzsituation gebunden. Erforderlich und hinreichend ist vielmehr, dass die eigene Stellung im Wettbewerb durch das als wettbewerbswidrig ausgegebene Verhalten verschlechtert wird (BGE 121 III 168 E. 3b/aa S. 174). Voraussetzung ist aber in jedem Fall, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Mitbewerbers und der Beeinträchtigung der eigenen wirtschaftlichen Interessen besteht (Rauber, in: SIWR, Bd. V/1, Lauterkeitsrecht, 2. Auflage, S. 255 f.).

b) Die in Deutschland domizilierte Klägerin 2 tritt nach den Feststellungen der Vorinstanz zur Zeit auf dem schweizerischen Markt nicht auf. Auch mit der Berufung wird nicht behauptet, sie sei im schweizerischen Markt tätig oder beabsichtige, die im vorliegenden Verfahren interessierenden Schmiermittel an schweizerische Abnehmer zu verkaufen. Nimmt die Klägerin 2 aber nicht am Wettbewerb in der Schweiz teil, ist nicht erkennbar, welchen konkreten Nutzen ihr die beantragten Verbote verschaffen könnten. Die Anhandnahme einer Klage bzw. eines Rechtsmittels setzt indessen voraus, dass deren Gutheissung der Klägerpartei einen konkreten Vorteil bringt; andernfalls fehlt das Rechtsschutzinteresse (BGE 120 II 5 E. 2a; 114 II 189 E. 2 S. 190). So verhält es sich hinsichtlich der Klägerin 2 in Bezug auf die Verbotsbegehren Ziffer 1 und 2. Ein Rechtsschutzinteresse hat die Klägerin 2 dagegen grundsätzlich an den Schadenersatz- sowie Gewinnherausgabe- und Genugtuungsbegehren, die aufgrund von Art. 41 ff. und Art. 423 OR zu beurteilen wären (Art. 9 Abs. 3 UWG; Rauber, a.a.O., S. 250). Das hilft ihr jedoch nicht weiter, da ihre Aktivlegitimation auch insoweit mangels ausreichender Substanziierung zu verneinen ist (vgl. oben E. 1). Die Vorinstanz hat somit die Klage der Klägerin 2 zu Recht abgewiesen.

c) Die Klägerin 1 befasst sich nach den Feststellungen der Vorinstanz seit November 1993 mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Spezialschmiermitteln. Sie strebt als Konkurrentin der Beklagten 1 mit den beantragten Verboten einen konkreten eigenen Nutzen an und hat insofern ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse. Zur Begründung der angeblichen Unlauterkeit beruft sie sich aber auf Verhaltensweisen der Beklagten vor ihrem Marktauftritt, welche nach ihrer Darstellung darin bestanden, die Palette der X.________-Produkte sklavisch nachzuahmen bzw. zu übernehmen. Dieses Verhalten kann die Wettbewerbsstellung der Klägerin 1 aber nicht beeinträchtigt haben, da sie im Zeitpunkt der angeblichen Anlehnung an ihre heutigen Produkte noch gar nicht auf dem massgebenden Schmiermittelmarkt tätig war. Es fehlt insoweit an der erforderlichen Kausalität zwischen dem behaupteten unlauteren Verhalten der Beklagten und der Beeinträchtigung der eigenen wirtschaftlichen Interessen der Klägerin 1.

Eine derartige Beeinträchtigung könnte allenfalls gegeben sein, wenn die Klägerin 1 in die Wettbewerbsstellung einer damals durch die Handlungen der Beklagten verletzten Marktteilnehmerin eingetreten wäre, etwa durch eine Betriebs- oder Geschäftsübernahme. Dies wird mit der Berufung sinngemäss behauptet, indem vorgebracht wird, die Klägerin 2 habe bereits vor dem Sommer 1992 X.________-Produkte direkt an Abnehmer in der Schweiz geliefert und ab Juli 1992 bis zur Zweckänderung der Klägerin 1 "sämtliche Kunden" in der Schweiz beliefert, worauf die Klägerin 1 den Vertrieb der X.________-Produkte in der Schweiz übernommen habe. Die Vorinstanz hat jedoch nicht als erwiesen bzw. ausreichend behauptet erachtet, dass die Klägerin 1 die schweizerische Vermarktung der X.________-Produkte und deren Vertrieb in der Schweiz von der Klägerin 2 übernommen hat. Selbst wenn eine kausale Beeinträchtigung der Wettbewerbsstellung der Klägerin 2 durch das angeblich unlautere Verhalten der Beklagten nachgewiesen wäre, könnte daher aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Entscheid nicht beurteilt werden, ob die Klägerin 1 insofern die damalige Wettbewerbsstellung der Klägerin 2 übernommen hat und aus diesem Grund durch die damaligen Verhaltensweisen der Beklagten in gleicher Weise betroffen ist wie die damals angeblich verletzte Klägerin 2. Es ist somit davon auszugehen, dass die behaupteten unlauteren Handlungen der Beklagten vor Ende November 1993 die Stellung der damals noch nicht im Schmiermittelmarkt tätigen Klägerin 1 nicht beeinträchtigt haben und deshalb die beantragten Verbote bzw. Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren nicht zu begründen vermögen, weshalb der Klägerin 1 insofern die Aktivlegitimation fehlt. Diese Erwägungen führen zum Ergebnis, dass der Vorinstanz auch insoweit keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden kann, als sie die Klage der Klägerin 1 abgewiesen hat.

3.- Im Übrigen kann im Sinne einer Eventualbegründung festgehalten werden, dass auch unabhängig von den Fragen, die in den vorangehenden Erwägungen behandelt wurden, keine unlauteren Handlungen der Beklagten dargetan wären. Denn ein

Verhalten dürfte auch insgesamt betrachtet kaum je als unlauter im Sinne der Generalklausel von Art. 2 UWG zu qualifizieren sein, wenn es aus einzelnen Handlungen besteht, die ihrerseits qualitativ zwar unter einen der besonderen Tatbestände der Art. 3 ff. UWG fallen würden, aber deren Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllen. Dabei ist den Klägerinnen durchaus beizupflichten, dass auch neurechtlich die planmässige Annäherung an eine fremde Warenausstattung in der Absicht, den guten Ruf des Konkurrenten auszubeuten, als unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. e UWG in Betracht fällt. Wenn zwar missverständlich erscheint, insofern wie die Vorinstanz von Nachahmungsfreiheit zu sprechen, genügt für die Unlauterkeit einer solchen Nachahmung jedenfalls die blosse Übernahme fremder Leistungen nicht, sondern es bedarf weiterer unlauterkeitsbegründender Merkmale (vgl. Streuli-Youssef, in: SIWR, Bd. V/1, Lauterkeitsrecht, 2. Auflage, S. 169). Dies gilt im Übrigen ebenso für die Ausnützung fremden Vertragsbruchs und die Konkurrenzierung durch ehemalige Arbeitnehmer, welche für sich allein betrachtet dem Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb nicht widersprechen.

4.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und das angefochtene

Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Sie haben die Beklagten - ebenfalls unter solidarischer Haftung - für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1, 2 und 5 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons

Zürich vom 18. August 1999 wird bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 18'000. -- wird den Klägerinnen unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.- Die Klägerinnen haben die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit insgesamt Fr. 20'000. -- zu entschädigen.

4.-Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

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Lausanne, 11. April 2001

Im Namen der I. Zivilabteilung

des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber: