{T 0/2}

4A_619/2012

Besetzung

Bundesrichterin Klett, Präsidentin,

Bundesrichter Corboz, Kolly,

Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,

Gerichtsschreiber Widmer.

A.________,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Claudius Triebold,

Beschwerdeführer,

gegen

Z.________ Switzerland AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame,

Beschwerdegegnerin.

Gegenstand

Markenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des

Kantons Zürich vom 4. September 2012.

"1. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Widerhandlungsfalle zu verurteilen, die mit dem Zeichen und/oder   [img]  und/oder   [img]versehenen Werbemittel zur Bewerbung von Make-up Paletten und die in ihren Geschäften befindlichen mit dem Zeichen  und/oder   [img]  und/oder   [img] versehenen Verpackungen für Make-up Paletten, innerhalb von 2 Tagen nach Rechtskraft des Urteils im vorliegenden Verfahren zu entfernen und ab diesem Zeitpunkt keine Kataloge mehr zu vertreiben, in welchen diese Make-up Paletten unter der Bezeichnung   [img]  und/oder   [img]  und/oder abgebildet sind.

2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen  [img] oder das Zeichen   [img] oder das Zeichen   [img] oder das Zeichen   [img] auf oder im Zusammenhang mit Schönheits- und Körperpflegeprodukten wie insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschönerungsprodukten und Make-up Paletten zu verwenden, insbesondere zur Kennzeichnung entsprechender Produkte in ihren Verkaufsgeschäften, auf ihrer Webseite und in ihrem Katalog "Z.________ Magazin".

3. Es sei die Beklagte zu verurteilen, Herkunft und Menge der in ihrem Besitze befindlichen Schönheits- und Körperpflegeprodukte wie insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschönerungsprodukte und Make-up Paletten mit der Kennzeichnung  [img]  und/oder und/oder   [img]  und/oder   [img] zu nennen sowie Auskunft zu geben über die Adressaten und das Ausmass, insbesondere die Stückzahl und Frankenumsatz der verkauften Produkte sowie die Weitergabe an allfällige Abnehmer".

"1. Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 2P-xxxx festzustellen.

2. Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. yyyy festzustellen.

3. Die Feststellung der Nichtigkeit sei dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern zwecks Löschung der Marken Nr. 2P-xxxx und Nr. yyyy im schweizerischen Markenregister zu melden."

1.1. Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11). Dafür sieht das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beschwerde in Zivilsachen ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

1.2. Die Beschwerdegegnerin begründet ihren Nichteintretensantrag damit, dass der Beschwerdeführer mit keinem Wort erwähne, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzen soll, und konkret keinen einzigen Beschwerdegrund nach Art. 95 ff. BGG nenne.

5.1. Er trägt vor, der Umstand allein, dass das Wort "YOU" zum trivialen Grundwortschatz der englischen Sprache zähle, führe noch nicht dazu, dass der Ausdruck zum Gemeingut zu zählen sei. Vielmehr gelte es, ausgehend von diesem Umstand, das Freihaltebedürfnis und die Unterscheidungskraft konkret zu prüfen. Dies ist zutreffend. Vorliegend ergibt die konkrete Prüfung aber entgegen der Meinung des Beschwerdeführers, dass ein Freihaltebedürfnis zu bejahen ist.

5.2. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, das Zeichen "YOU" sei nicht beschreibend. Namentlich könne "YOU" nicht als direkten Hinweis auf den Destinatärkreis verstanden werden. "YOU" sei jeder (jedermann und jedefrau) und weise daher auf keinen Personen- oder Destinatärkreis hin.

5.3. Zum - von der Vorinstanz nicht geprüften - Aspekt der Unterscheidungskraft bringt der Beschwerdeführer vor, der Umstand, dass das Wort "YOU" ein essentieller Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs bilde, verhindere nicht, dass es im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen als willkürlich gewählte, unterscheidungskräftige Kennzeichnung wahrgenommen werde, die der Ware oder Dienstleistung einen persönlichen Charakter verleihe und die damit eine gewisse Originalität aufweise. Dass derartige Wörter der Alltagssprache dazu taugten, unterscheidungskräftige Zeichen für bestimmte Produkte zu bilden, zeige sich zum Beispiel an den Zeichen "APPLE" für Computer, "CAMEL" für Zigaretten, "I AM" für Kosmetika oder "WINDOWS" für Software. Für das Zeichen "YOU", das für Kosmetika bzw. auch für medizinische Leistungen beansprucht werde, könne nichts anderes gelten.

5.4. Schliesslich weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) das Zeichen "YOU" auch kurz, nachdem es das Zeichen "4YOU" als schutzunfähig erachtet hatte, eingetragen habe. Zudem bezeichne es das Zeichen "YOU" in seiner Darstellung zur Markenprüfungspraxis explizit als zulässig. Daraus folge, dass das Zeichen "YOU" auch nach Ansicht des IGE kein Gemeingut sei. Dies müsse als starkes Indiz berücksichtigt werden.

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. März 2013

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Widmer