{T 0/2}

4A_41/2014

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Piaget.

A.________ SA, représentée par Me Malek Adjadj, avocat,

recourante,

contre

Verein Schweizerisches Rotes Kreuz,

représentée par Me Philippe Probst, avocat,

intimée.

Objet

protection de l'emblème de la Croix-Rouge; enregistrement et utilisation d'une marque, risque de confusion,

recours contre la décision du Tribunal de Commerce du canton de Berne du 17 octobre 2013.

A. Le 30 mars 2000, A.________ SA a obtenu, de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), l'enregistrement de la marque suisse no bbb, pour des soins médicaux et des services d'une permanence médico-chirurgicale (classe 42 selon la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, dite Classification de Nice [RS 0.232.112.8]). Cette marque se présente de la manière suivante:

Le signe enregistré comporte, en haut à droite, la mention " a.________ s.a ". Il résulte de la marque déposée auprès de l'IPI que A.________ SA a effectué, dans sa demande d'enregistrement, une revendication partielle de couleur. Pour l'élément figuratif principal (au centre), ainsi que les deux signes plus petits situés à sa verticale (en haut et en bas), elle a revendiqué la couleur rouge vermillon. La couleur beige a été revendiquée pour le signe situé en bas à gauche, et la couleur noire pour celui situé à son opposé (décision entreprise p. 6 et complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).

Depuis cette inscription, A.________ SA utilise l'élément figuratif "  [img] " et la marque dans le cadre de son activité commerciale, en particulier en tant que signe distinctif sur ses façades ayant pignon sur rue à Genève ainsi que sur ses documents commerciaux (notamment papier à entête et site internet).

Au cours de l'année 2008, la Croix-Rouge suisse (Verein Schweizerisches Rotes Kreuzes) a été rendue attentive, par le CICR, à l'usage effectué par A.________ SA. A plusieurs reprises, elle a invité celle-ci à renoncer à l'utilisation sous toute forme de l'emblème de la Croix-Rouge dans son activité commerciale et à requérir la radiation de la marque no bbb.

Malgré plusieurs tentatives extrajudiciaires ainsi qu'une procédure de conciliation, les parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente.

Le 6 septembre 2010, A.________ SA a obtenu la prolongation de son enregistrement pour dix ans à partir du 30 mars 2010, soit jusqu'au 30 mars 2020.

B. Le 3 juillet 2012, la Croix-Rouge suisse, agissant par ses organes, a déposé un mémoire de demande auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne à l'encontre de A.________ SA. Elle a pris les conclusions suivantes:

" 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, das nachfolgende rote Kreuz " [img] " in Alleinstellung oder als Bestandteil einer Marke, einer Enseigne oder eines sonstigen Kennzeichens im Geschäftsverkehr - insbesondere als Hinweis auf ihre Geschäftslokalitäten, auf ihrer Homepage und auf eigenen Geschäftsdrucksachen - zu gebrauchen.

3. fait interdiction à A.________ SA (...) d'utiliser après un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent jugement l'élément figuratif suivant " [img] " de manière isolée ou comme partie d'une marque, d'une enseigne, d'une autre désignation en matière commerciale, en particulier pour désigner ses locaux, sa page internet et ses papiers d'affaires;

4. condamne A.________ SA (...) à retirer et à détruire l'ensemble du matériel, en particulier les papiers d'affaires et les enseignes de ses locaux, qui contiennent l'élément figuratif suivant " [img] " dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent jugement;

C. A.________ SA exerce un recours en matière civile contre la décision cantonale du 17 octobre 2013. Elle conclut à son annulation et à ce que la Croix-Rouge suisse soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. S'agissant de la procédure cantonale, elle sollicite une nouvelle répartition des frais et dépens et que ceux-ci soient arrêtés à 7'000 fr., respectivement à 12'000 fr.

L'intimée conclut au rejet total du recours, sous suite de frais et dépens.

L'effet suspensif sollicité par la recourante lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 18 février 2014.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le Tribunal de commerce, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur les art. 5 al. 1 let. a et 6 CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF).

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336).

1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

En l'espèce, la description de la marque suisse no bbb, non contestée et ressortant à l'évidence du dossier, ne figure pas de manière précise dans la décision entreprise (en particulier s'agissant de la revendication partielle de couleur), alors qu'elle est nécessaire pour la compréhension du litige; le Tribunal fédéral a procédé ci-dessus au complètement d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF.

2. La cour cantonale considère que la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22; ci-après: la loi sur la Croix-Rouge) n'accorde pas à la demanderesse la qualité pour agir devant les juridictions civiles en vue de faire interdire l'utilisation d'une marque par une société tierce, ou de faire constater la nullité de l'enregistrement. Elle estime toutefois qu'elle est légitimée à agir sur la base du droit des marques, par le biais de l'art. 52 LPM. Sur la question de fond, l'autorité précédente rappelle qu'il convient d'examiner si l'élément figuratif principal " [img]  " de la marque peut prêter à confusion avec l'emblème de la Croix-Rouge. Elle juge que tel est le cas, le léger écart apporté à la branche située à droite du signe ne représentant pas une stylisation suffisante pour écarter toute association avec cet emblème. Partant, elle a constaté la nullité de la marque suisse no bbb (art. 2 let. d LPM et art. 7 al. 2 de la loi sur la Croix-Rouge) et ordonné la communication du jugement à l'IPI en vue d'effectuer sa radiation (art. 35 let. c LPM).

3.1. La loi sur la Croix-Rouge tend à prévenir et à réprimer l'emploi abusif par des tiers des emblèmes et des dénominations de la Croix-Rouge (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 14 septembre 1953 concernant la révision de la loi pour la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, FF 1953 III 110 p. 112).

3.2. Il résulte de l'art. 44 CG I que " l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots " croix rouge " ou " croix de Genève " ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. (...) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés [de secours autorisées par le gouvernement] n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa " (al. 1). En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (...) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention, l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture " (al. 2). " A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (...), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades " (al. 4).

3.3. Il ressort des réglementations qui viennent d'être évoquées qu'il faut distinguer deux emplois différents de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc (cf. ATF 134 III 406 consid. 5.2 p. 412). Certains commentateurs laissent entendre qu'il aurait été plus approprié de créer, à l'origine, deux symboles différents, l'emblème visant deux objets qui divergent de façon profonde ( PICTET, op. cit., Le signe de la croix rouge, p. 40).

4.1. Dans un premier grief, la recourante soutient que la loi sur la Croix-Rouge ne prévoit pas que l'intimée puisse agir civilement; elle estime qu'il s'agit d'un silence qualifié qui n'a, à tort, pas été observé par l'autorité cantonale.

4.2. On parle de silence qualifié (par opposition à la lacune) lorsque le législateur a bien identifié un problème déterminé, mais qu'il a délibérément renoncé à le réglementer dans la loi concernée (pour la définition du silence qualifié: ATF 132 III 470 consid. 5.1 p. 478; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 201). La validité de l'argument suppose la preuve de l'intention (négative) du législateur, qui pourra généralement être apportée par les travaux préparatoires (Paul-Henri Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, 2009, n. 368 p. 126 s., et les auteurs cités).

4.3. D'emblée, il faut observer qu'en l'espèce aucun indice dans les travaux préparatoires relatifs à la loi sur la Croix-Rouge ne permet de penser que le législateur, bien que s'étant posé la question de l'opportunité de prévoir des mesures sur le plan civil en lien avec l'utilisation de la croix rouge, aurait finalement décidé d'écarter cette voie judiciaire.

4.4. Toujours pour tenter de démontrer l'existence d'un silence qualifié, la recourante rappelle également le contenu du Règlement de la Croix-Rouge. Elle relève que le chiffre III de ce document charge le Comité central de la Croix-Rouge suisse de la mission de contrôler le respect de l'usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge et qu'il prévoit, le cas échéant et en cas d'abus, la possibilité pour ce comité de déposer plainte. Elle en infère que cette réglementation ne laisse aucune place à d'autres actions et à la compétence d'un autre organe pour agir en justice en relation avec l'usage abusif de la croix rouge.

5. La loi sur la Croix-Rouge n'empêchant pas l'intimée d'intervenir judiciairement contre l'utilisation abusive de son emblème sur la base d'autres lois fédérales protégeant les signes distinctifs, il s'agit maintenant de déterminer si elle est légitimée à agir  in casu en se prévalant de l'art. 52 LPM.

5.1. L'action en constatation de droit peut être intentée par toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM).

5.2. En raison de la double signification de l'emblème de la croix rouge, la question de savoir qui en est le " véritable " propriétaire est délicate. Il serait toutefois erroné d'entreprendre l'examen sous cet angle général. Cela reviendrait à ignorer la particularité de cet emblème qui vise deux objets qui divergent de façon profonde et qu'il convient de différencier (cf. supra consid. 3.3).

5.3. Il s'agit désormais d'examiner si la marque de la recourante est valable à la lumière de l'art. 7 al. 2 de la loi sur la Croix-Rouge, qui reflète le contenu de l'art. 2 let. d LPM, en lien avec les art. 1 et 4 de cette même loi.

5.3.1. Il est de jurisprudence que toute utilisation non autorisée de l'emblème de la croix rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l'utilisation (cf. ATF 134 III 406 consid. 5.2 p. 411).

5.3.2. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être contentée d'un risque de confusion abstrait entre sa marque et l'emblème de la croix rouge, soutenant que l'intimée n'a avancé aucune circonstance qui permette de retenir que celle-ci aurait été concrètement entravée ou qu'elle serait menacée de l'être par l'existence de sa marque. En ce sens, elle ajoute que la cour cantonale aurait dû tenir compte de l'absence de toute confusion concrète en 13 ans (soit depuis la date d'enregistrement de la marque).

5.3.3. La recourante, qui n'exclut pas que le public puisse faire une association d'idées avec l'institution de la Croix-Rouge, reproche à la cour cantonale de s'être contentée d'une hypothétique possibilité d'attribution à cet organisme alors qu'elle aurait dû examiner une probabilité de confusion entre l'élément figuratif litigieux de la marque et la Croix-Rouge.

L'existence d'un risque de confusion doit être retenu et le moyen tiré de la transgression de l'art. 2 let. d LPM est, déjà pour ce motif, infondé.

6.1. La cour cantonale admet, sous l'angle de l'art. 9 LCD, la légitimation active de l'intimée en observant que les parties sont dans un certain rapport de concurrence, étant donné qu'elles sont toutes deux actives dans le domaine médical compris de manière large.

6.2. La protection du nom est assurée par l'art. 29 CC. Cette règle est complétée par l'art. 28 CC, qui couvre tous les signes d'identification individuelle qui ne sont pas visés par l'art. 29 CC (ATF 120 III 60 consid. 3a p. 63; 102 II 161 consid. 3 p. 166).

6.3. La question de savoir qui est le " véritable " propriétaire de l'emblème de la croix rouge n'est pas déterminante et il n'y a pas lieu d'en débattre (cf. déjà supra consid. 5.2). Cet emblème, dans son acception indicative, consiste en un signe qui sert à individualiser la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse a sur ce signe un droit exclusif. Il appartient d'ailleurs à cette dernière, en fonction de règles strictes, d'autoriser l'entrée d'un nouveau membre au sein de la " famille de la Croix-Rouge " (cf. supra consid. 5.2; Pictet, op. cit., Les principes, p. 145).

6.4. L'usage du nom d'autrui (ou de son signe d'identification) est illicite lorsque l'appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom (ou de signe) quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien (sous l'angle de l'art. 29 al. 2 CC cf. ATF 112 II 369 consid. 3b et les arrêts cités).

6.5. Selon les constatations cantonales, le signe (" croix démembrée ") de la recourante s'accompagne généralement des termes " groupe médical de chantepoulet " ou " permanence médico-chirurgicale de chantepoulet sa ". L'élément figuratif litigieux renvoie sans conteste à l'emblème de l'intimée (en particulier du fait de l'utilisation de la couleur rouge sur fond blanc). Associé aux termes décrivant les activités de la recourante, il donne à penser que l'intimée accorde son soutien à ces activités; à tout le moins, il est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit (cf. la décision du BGH précitée, consid. II/2/d p. 845 s.; cf. aussi la décision du 23 juin 1998 de l'OLG de Nürnberg, publiée in GRUR 1/1999, p. 68 s.).

7. Dans un dernier moyen, la recourante est d'avis que les frais et dépens de l'instance cantonale doivent être recalculés, la valeur litigieuse retenue par celle-ci (300'000 fr., notamment en raison de la " très haute renommée " de l'emblème de l'intimée) ayant été estimée en violation de l'art. 91 CPC. Elle estime qu'il convenait de fixer la valeur litigieuse (à maximum 100'000 fr., soit la valeur attribuée par la jurisprudence à une marque secondaire) en fonction de la valeur de sa marque, et non en prenant en considération celle de l'emblème de la Croix-Rouge.

8. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de Commerce du canton de Berne.

Lausanne, le 20 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget